商标知名度的认定与商事主体的历史传承

商标知名度的认定与商事主体的历史传承

周波

? 2012-01-13 09:47:10 来源：《人民司法》2011年第8期

作者简介：周波，北京市高级人民法院二审主审法官

【裁判要旨】

判断商标是否具有较高知名度，主要应考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间等商标本身的因素，商事主体及相关技艺是否具有悠久的历史传承，仅能作为参考因素之一。

案号 一审：（2010）一中知行初字第2475号 二审：（2010）高行终字第1495号

【案情】

原告：镇江唐老一正斋药业有限公司。 被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会。 第三人：吉林一正药业集团有限公司。

1992年12月21日，镇江唐老一正斋药业有限公司（以下简称一正斋公司）向国家工商行政管 理 总 局 商 标 局 提出 第700302号“唐老一正斋唐萼楼肖像及图”商标（以下简称引证商标）的注册申请。 1994年8月7日，引证商标获准注册，核定使用在第5类的膏药商品上。经续展，引证商标的注册商标专用权期限至2014年8月6日。

2003年10月8日，吉林省一正医疗科技发展有限公司向商标局提出第3743982号“一正”商标(以下简称争议商标)的注册申请。2006年2月7日，争议商标获准注册，核定使用在第5类的人用药、中药成药、膏剂等商品上。 2008年5月14日，争议商标经核准转让给本案第三人吉林一正药业集团有限公司（以

下简称一正公司）。2008年7月2日，一正斋公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出撤销申请，请求撤销争议商标的注册。其主要理由为：1.一正斋公司生产的一正膏系340余年老字号“唐老一正斋”祖传密制的神奇膏药。一正斋公司依法享有“唐老一正斋”注册商标专用权、“一正膏”知名商品名称权以及中华老字号“一正”名称专用权。 2.争议商标与引证商标构成近似商标。一正公司擅自将一正斋公司知名商品一正膏的名称和中华老字号“一正”文字突出使用在商标、产品和企业名称上，实际引起公众误认，构成不正当竞争行为，侵犯了一正斋公司的在先权利。 3.一正斋公司对于一正公司所谓的驰名商标有异议，依法应撤销。 2008年3月5日商标局认定，吉林省一正医疗科技发展有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类膏剂商品上的“一正”注册商标为驰名商标。该驰名商标认定形式上有缺陷，没有确认被认定的商标注册号；根据使用商品膏剂推断，该驰名商标是2006年2月7日注册的，短短两年就获得驰名商标，不满足商标法第十四条认定驰名商标的条件。综上，请求依据商标法第九条、第三十一条，反不正当竞争法第五条的规定，撤销争议商标的注册。

一正斋公司向商标评审委员会提交证据证明了下列事实：清朝康熙年间，一正斋公司法定代表人的先祖唐守义创设了唐一正斋膏药店，制作主治跌打损伤等病症的奕正膏，后改称为益症膏，又称万应灵膏，以后又改名一正膏。 “一正”源于唐氏祖训：“一心本一德治病救人，正人先正己一丝不苟”。1922年，唐一正斋改名唐老一正斋。 1930年，唐氏后人唐瑞芝以唐萼楼肖像注册了商标，其商标标志与本案引证商标标志基本相同。1956年 唐 老 一 正 斋 实 行 公 私 合营，先后并入镇江制药厂和镇江中药厂，两厂年产膏药曾达1000多万张。后由于药材原料不足，1967年经药政部门批准，取消了头像商标，对配方作了某些调整，改名镇江膏药。 1992年，唐氏后人投资设立一正斋公司，主要从事生产、销售唐老一正斋膏药系列产品（包括坐堂门诊）。 1994年，一正斋公司获准注册引证商标。 1996年，引证商标获得镇江市首届知名商标称号。 2005年6月，一正斋公司被中国商业联合会下属的中华老字号工作委员会评为“中华老字号”会员单位。 2007年3月，一正斋公司的一正斋膏药制作技艺被江苏省

人民政府列为江苏省非物质文化遗产。 2008年3月5日，一正公司的“一正”商标在第5类膏剂商品上被商标局认定为驰名商标。

一正公司向商标评审委员会提交的答辩理由主要包括：1.争议商标与引证商标整体外观区别明显，不构成近似。 2.商标法第三十一条的适用要件是商标，而非商品名称。 “一正膏”是商品名称，一正公司并没有将“一正膏”作为商标使用。 3.本案争议商标是一正公司已注册的第820303号“正一”商标、第1192274号“一正”商标的防御商标，从法律意义上讲，一正斋公司申请撤销本案争议商标，实质上就是对上述两个商标的撤销，这两个商标的核准日期已过5年。一正公司上述“一正”系列商标核定的商品范围没有膏药，没有借一正斋公司商标声誉的故意。经过一正公司的宣传和使用，“一正”商标已为相关公众广为知晓并享有较高声誉。一正斋公司没有注册“一正”商标，也没有在法律规定的5年救济时间内对争议商标提起撤销申请，本案不适用商标法第三十一条进行审理。 4.一正斋公司没有证据证明“一正”为其企业字号，其企业商号应为“唐老一正斋”或“镇江唐老一正斋”，争议商标与一正斋公司的商号不近似，并且一正斋公司未在争议商标注册后5年内提起撤销申请，放弃了撤销权。至于一正斋公司欲撤销一正公司的企业名称，并不属于本案的审理范围。5.一正斋公司在注册商标争议裁定申请书“被申请人名称”一栏中载明的主体是“吉林省一正医疗科技发展有限公司”，而并非一正公司，本案因主体错误，不应予以受理。 6.一正斋公司所持有的“中华老字号”会员单位证书是由中国商业联合会中华老字号工作委员会颁发的，并非由商务部颁发，没有任何效力，不应采信。综上，请求维持争议商标的注册。

2010年5月17日，商标评审委员会作出商评字〔2010〕第09985号《关于第3743982号“一正”商标争议裁定书》 （以下简称第09985号裁定）。商标评审委员会认为：

一、关于本案的主体问题

一正斋公司提出争议申请时，争议商标已由吉林省一正医疗科技发展有限公司转让至一正公司名下，一正斋公司在2008年7月1日 的《注册商标争议裁定申请书》中虽然将原注册人吉林省一正医疗科技发展有限公司列为被申请人，但其针对争议商标所提出的撤销理由和评审请求明确，商标评审委员会向现注册人

（一正公司）发出答辩通知后，一正公司已进行答辩，其评审权利未受到影响。一正公司所主张一正斋公司撤销主体错误应不予受理缺乏法律依据，商标评审委员会不予支持。商标评审委员会将依据商标法、商标法实施条例以及《商标评审规则》等相关规定继续对本案进行审理。

二、关于商标法第四十一条的适用期限问题

一正公司称，争议商标是其已注册的第820303号商标、第1192274号商标的防御商标，一正斋公司申请撤销争议商标，实质上就是对上述两个商标的撤销。这两个商标的核准日期已过5年，故一正斋公司已经放弃了对争议商标的撤销权。商标评审委员会认为，争议商标与第820303号商标、第1192274号商标各自系独立的注册商标。争议商标于2006年2月7日经商标局核准注册，一正斋公司于2008年7月2日依据商标法第九条、第三十一条的规定对其提出撤销注册申请，未超过5年期限，一正公司关于一正斋公司实际上已放弃对争议商标的撤销权缺乏事实和法律依据，其主张不能成立，商标评审委员会将依据商标法第四十一条第二款、第三款的规定对本案进行审理。

三、争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标 引证商标为图文组合商标，图形部分为一人物头像，在引证商标中占据较大的位置，文字“唐老一正斋”和“唐萼楼肖像”分布在头像的上下两边，文字和图形在引证商标中均起重要识别作用。引证商标中的“唐老一正斋”各部分文字大小相仿，“一正”二字没有突出使用。 “唐老一正斋”与“唐萼楼”和人物肖像相呼应，人物指向性较强，其显著部分和整体识别特征均较显著。争议商标“一正”为纯文字商标，虽与引证商标中的“一正”文字相同，但两商标在构成要素、呼叫和整体外观上存在明显区别，普通消费者在通常情况下能够区分，两商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。一正斋公司所提供的证据能够证明“唐老一正斋”源自江苏镇江地区具有较长历史传承的膏药老店，在当地具有一定知名度，但同时一正斋公司提供的一正公司使用证据表明，一正公司并未利用“一正”二字误导消费者，使消费者将争议商标与一正斋公司相联系，相反，一正公司在使用中配以公司创办人照片，显著部分标明一正公司企业名称。在实际使用中更突出了二者商品来源上的区分性，进一步减轻了混淆的可能。因此，争议商标的注册未构成商标法第四十一条第三款所指的应予撤销的情形，一